Urteil Cour civile (GE)

1. 1.1 Aux termes de lart. 5 al. 1 let. a CPC et de lart. 120 al. 1 let. a LOJ, la Cour statue en instance unique sur tout litige portant sur des droits de propri t intellectuelle, y compris en mati re de nullit , de titularit et de licences dexploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits.

Les conclusions de la demanderesse tendent la consA__tion de la nullit dune marque suisse et sont fond es sur les art. 52 et 12 al. 3 LPM.

La Cour de justice est donc comp tente raison de la mati re.

1.2 En raison du si ge l tranger de la partie demanderesse, la cause rev t un caract re international.

Les parties ne contestent juste titre pas la comp tence des tribunaux genevois.

En vertu de lart. 1 al. 2 LDIP, la loi f d rale sur le droit international priv nest applicable que sous r serve des trait s internationaux.

En mati re de comp tence, la Suisse est partie la convention concernant la comp tence judiciaire, la reconnaissance et lex cution des d cisions en mati re civile et commerciale conclue Lugano le 30 octobre 2007 et entr e en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011 (ci-apr s : CL).

En vertu de lart. 22 al. 4 CL, sont seules comp tentes, sans consid ration de domicile, notamment en mati re dinscription ou de validit des brevets, marques, dessins et mod les, et autres droits analogues donnant lieu d p t ou un enregistrement, que la question soit soulev e par voie daction ou dexception, les juridictions de lEtat li par la CL sur le territoire duquel le d p t ou lenregistrement a t demand , a t effectu ou est r put avoir t effectu aux termes dun instrument communautaire ou dune convention internationale.

La pr sente action a notamment pour objet de faire constater le non-usage prolong de la marque enregistr e au Registre suisse des marques d tenue par la partie d fenderesse, leffet dobtenir quelle soit radi e dudit registre.

Comme le rel ve Ducor, les actions en d ch ance pour d faut dusage dune marque (art. 12 LPM) posent un probl me particulier car elles ne concernent pas directement linscription ou la validit du droit de propri t intellectuelle (Ducor in Bucher, Commentaire romand LDIP-CL, 2011 n. 59 ad. art. 22 CL). Or, si lart. 22 ch. 4 CL soumet la comp tence exclusive des tribunaux de lEtat sur le territoire duquel le d p t ou lenregistrement a t demand les litiges en mati re dinscription ou de validit de droits de propri t intellectuelle donnant lieu d p t ou un enregistrement, cest parce que ce type de litige met en jeu le fonctionnement du service public de d p t ou denregistrement, lequel rel ve de la souverainet de lEtat. Il est d s lors logique que les tribunaux de cet Etat, qui b n ficient en outre dune plus grande proximit avec laffaire, soient exclusivement comp tents (Ducor, op.cit., n. 50 ad. art. 22 CL).

Ce nonobstant, DUCOR pr conise, au vu de leur nature particuli re, de soumettre les actions en d ch ance pour d faut dusage (art. 12 LPM) la Convention de Lugano et particuli rement lart. 22 ch. 4 qui leur est ainsi applicable, m me si elles ne concernent pas directement linscription ou la validit de droits de propri t intellectuelle (Ducor, op. cit., n. 59 ad. art. 22 CL).

Lart. 22 CL sapplique, "sans consid ration de domicile" (Bucher, Commentaire romand LDIP-CL, 2011 n. 6 ad. art. 4 CL et Ducor op.cit., n. 50 ad. art. 22 CL).

La marque dont la radiation est requise tant enregistr e dans le Registre suisse des marques, la comp tence exclusive pour conna tre du litige revient donc aux juridictions de lEtat o la marque est enregistr e, savoir les juridictions suisses.

Lorsque la Suisse est d sign e par lart. 22 ch. 4 CL, lart. 109 al. 1 LDIP est alors applicable pour d terminer le for, cest- -dire la juridiction suisse localement comp tente (DUCOR, op. cit., n. 51 ad. art. 22 CL et r f. cit es).

A teneur de lart. 109 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du d fendeur sont comp tents pour conna tre des actions portant sur la validit ou linscription suisse de droits de propri t intellectuelle.

Compte tenu du si ge Gen ve de la d fenderesse, la Cour de justice est galement comp tente raison du lieu.

2. La d fenderesse r clame 34540 fr. titre de s ret s en garantie des d pens.

2.1 La demande de s ret s est soumise la proc dure sommaire ( ACJC/1405/2012 ).

La requ te au sens de lart. 99 CPC doit en principe tre form e au plus tard avec la r ponse au fond en premi re instance, des s ret s pr c demment ordonn es pouvant toutefois tre augment es, r duites ou supprim es par le Tribunal en cas de nouvelles circonstances (art. 100 al. 2 CPC; Suter/Von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 12 s. ad art. 99 CPC; URWYLER, in DIKE-Komm-ZPO, n. 4 s. ad art. 99 CPC).

2.2 A teneur de lart. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requ te du d fendeur, fournir dans les cas suivants des s ret s en garantie du paiement des d pens : a) il na pas de domicile ou de si ge en Suisse; b) il para t insolvable, notamment en raison dune mise en faillite, dune proc dure concordataire en cours ou de la d livrance dactes de d fauts de biens; c) il est d biteur de frais dune proc dure ant rieure; d) dautres raisons font appara tre un risque consid rable que les d pens ne soient pas vers s. A teneur du texte l gal, lobligation de fournir des s ret s incombe au "demandeur" exclusivement.

2.3 Certaines conventions internationales ou accords bilat raux peuvent toutefois exclure le paiement de telles s ret s (art. 2 CPC), notamment lorsque cette obligation est li e exclusivement au domicile du demandeur dans un Etat signataire notamment de la Convention de la Haye relative la proc dure civile du 1er mars 1954 ( RS 0.274.12 ; art. 17 19), ou de celle du 25 octobre 1980 tendant faciliter lacc s la justice ( RS 0.274.133 ; art. 14), condition quils r sident dans lun de ces pays. La dispense de fournir une s ret peut galement tre pr vue par un trait bilat ral, g n ralement dans un trait d tablissement, conclu entre la Suisse et un Etat dont le demandeur tranger serait ressortissant.

2.4 En lesp ce, la requ te de s ret s a t d pos e la suite de la demande form e par la demanderesse et avant la d termination de la d fenderesse. La requ te a ainsi t form e en temps utile.

Il nest pas contest que la demanderesse a son si ge en Inde.

LInde nest partie aucune des conventions multilat rales de la Haye pr cit es, dont les dispositions ne peuvent en cons quence b n ficier la demanderesse. Par ailleurs, lInde na conclu avec la Suisse aucun trait bilat ral permettant de dispenser les plaideurs ressortissants dInde ou domicili s dans cet Etat de fournir une cautio judicatum solvi, lorsquils forment une action en justice en Suisse.

Pr alablement, il convient de pr ciser que la demanderesse ne peut pas tre dispens e de la fourniture de s ret s sur la base de la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne en mati re de proc dure civile ( RS 0.274.183.671 ), celle-ci n tant pas applicable lInde, contrairement ce que la demanderesse pr tend (cf. art. 8 de la convention et la note no 3 y relative et art. 9).

En outre, le Trait damiti , de commerce et d tablissement r ciproque du 14 ao t 1948 conclu entre la Suisse, Sa Majest le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de lIrlande et des Dominions Britanniques au-del des mers, au nom du Dominion de lInde ( RS 0.142.114.231 ), contrairement aux Conventions de la Haye pr cit es (consid. 2.2 ci-dessus), ne contient aucune clause dispensant les plaideurs de fournir des s ret s ou garantissant lex cution r ciproque des jugements en ce qui concerne les frais et d pens, ce qui est le pendant n cessaire de la renonciation lexigence dune cautio judicatum solvi (cf. ATF 121 I 108 consid. 2 et 3 et les r f. cit es = SJ 1996, p. 129; 94 I 363 consid. 4; ATF 76 I 111 consid. 3; 60 I 220 consid. 5).

2.5 Il convient en premier lieu dexaminer si lexistence de "soci t affili es" dispenserait la demanderesse de fournir des s ret s, selon les dispositions du CPC.

Aux termes de lart. 99 al. 1 let. a CPC, la demanderesse qui na pas son si ge en Suisse doit, sur requ te du d fendeur, fournir des s ret s en garantie du paiement des d pens.

A la connaissance de la Cour de justice, le Tribunal f d ral na pas tranch la question de savoir si lexistence dun tablissement ou dune succursale suisse suffit faire obstacle la requ te de s ret s.

Les auteurs de doctrine sont divis s sur cette question.

Dapr s TAPPY, malgr le for de laction civile de lart. 12 CPC, le devoir de constituer des s ret s selon lart. 99 al. 1 let. a CPC subsiste, dune part en raison de labsence de r serve contraire dans le texte l gal, dautre part du fait quun tel tablissement ne cr e pas n cessairement un for de poursuite pour une dette sans rapport avec cet tablissement (cf. art. 50 al. 1 LP a contrario) et ne garantit pas lexistence de biens r alisables en Suisse (Tappy, Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, d.]2011, n. 20 ad art. 99 CPC et r f. cit es; cf. galement Suter/Von Holzen, op. cit., n. 19 ad art. 99 CPC). R egg a exprim une opinion inverse, estimant quune soci t trang re ayant une succursale en Suisse ne devrait pas fournir de s ret s, pour autant quelle dispose de biens suffisants en Suisse (R egg; in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Sp hler/Tenchio/Infanger [ d.], 2010, n. 8 ad art. 99 CPC; cf. galement Sterchi, in Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerische Zivilprozessordnung Band I, 2012, n. 15 ad art. 99 CPC).

Lart. 62 al. 2 LTF pr voit linstar de lart. 99 al. 1 let. a CPC que la demanderesse qui na pas de domicile fixe en Suisse doit fournir des s ret s en garantie des d pens. A cet gard, dapr s CORBOZ, une succursale en Suisse devrait suffire pour exclure les s ret s si laffaire concerne la succursale (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne, 2009, n. 32 ad art. 62 LTF). Dapr s GEISER, seul un si ge "effectif" en Suisse permet dexclure des s ret s; une succursale en suisse sans personnalit juridique ne suffit pas (GEISER; in Commentaire b lois LTF, n. 26 ad art. 62 LTF).

En labsence de jurisprudence du Tribunal f d ral et au vu des opinions divis es en doctrine, la Cour retient quen lesp ce lexistence de diverses "soci t s affili es" au groupe A__ ayant leur si ge en Suisse ne suffit pas exclure les s ret s. Dune part, il nest pas all gu que laffaire concerne une succursale suisse de la demanderesse, de sorte que celle-ci ne pourrait tre poursuivie en Suisse pour les dettes sans lien avec elle. Dautre part, il nest pas davantage all gu que les "soci t s affili es" au groupe A__ constituent des succursales suisses de la demanderesse.

Pour le surplus, m me sil y a lieu de retenir que la soci t demanderesse a des liens avec la Suisse, le texte de lart. 99 CPC, contrairement lart. 103 aLPC, ne pr voit pas de dispense si le demandeur poss de dans le canton des biens suffisants pour assurer le paiement desdits d pens. En tout tat de cause, il nest pas all gu que la demanderesse poss derait des biens en Suisse suffisants pour couvrir les d pens auxquels elle pourrait tre condamn e.

Il sensuit que la demanderesse doit fournir des s ret s en garantie du paiement des d pens dans le cadre de la pr sente proc dure, les exceptions pr vues lart. 99 al. 3 CPC n tant pour le surplus pas r alis es.

2.6 Reste d s lors en d terminer le montant.

2.6.1 Les s ret s doivent couvrir les d pens pr sum s de premi re instance que la demanderesse aurait verser la d fenderesse en cas de perte totale du proc s. Il sagit de tous les d pens envisag s lart. 95 al. 3 CPC. Il ne sagira pas uniquement du d fraiement dun repr sentant professionnel, mais de tous les d pens envisag s lart. 95 al. 3 CPC (TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC). Ces d pens devront tre estim s sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de lexp rience du juge, y compris pour d ventuels d bours selon lart. 95 al. 3 let. a CPC (Tappy, op. cit. n. 7 et 9 ad art. 100 CPC).

Le tarif des frais, qui comprend celui des d pens, est fix par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Selon le r glement fixant le tarif des frais en mati re civile du canton de Gen ve entr en vigueur le 1er janvier 2011, le d fraiement dun repr sentant professionnel est, en r gle g n rale, proportionnel la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre lavocat et son client, il est fix dapr s limportance de la cause, ses difficult s, lampleur du travail et le temps employ (art. 84 RTFMC).

A teneur de lart. 85 RTFMC, une valeur litigieuse entre 300000 fr. et jusqu 600000 fr. donne lieu des d pens de 19400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse d passant 300000 fr., auxquels sont ajout s les d bours (3%) et la TVA (8%) ainsi que le pr voient les art. 25 et 26 LaCC.

A teneur de lart. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est d termin e par les conclusions. Les int r ts et les frais de la proc dure en cours ou dune ventuelle publication de la d cision et, le cas ch ant, la valeur r sultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.

Lart. 23 LaCC pr voit en outre que lorsquil y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et lint r t des parties au proc s ou entre le taux applicable selon la pr sente loi et le travail effectif de lavocat, la juridiction peut fixer un d fraiement inf rieur ou sup rieur aux taux minimum et maximum pr vus.

Sans pr judice de lart. 23 LACC, il peut sen carter de plus ou moins 10% pour tenir compte des l ments rappel s larticle 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC).

2.6.2 Les conclusions litigieuses portent sur la radiation de la marque "B__" exclusivement et ne comportent pas de conclusions condamnatoires.

La demanderesse estime la valeur litigieuse 300000 fr., consid rant que la marque vis e nest pas une marque de haute renomm e. En outre, elle fait valoir que la marque contest e a dores et d j t partiellement radi e, ce qui doit tre pris en compte dans le calcul de la valeur litigieuse.

La d fenderesse estime celle-ci 1000000 fr. au minimum, consid rant que la marque contest e est de haute renomm e linstar de "Nestl " ou de "Maggi", ce quelle sattachera d montrer dans sa r ponse.

Dapr s le Tribunal f d ral, la valeur litigieuse doit tre comprise entre 50000 fr. et 100000 fr. pour des signes dimportance secondaire, dans le cadre dun litige portant sur lenregistrement dune marque et dans la mesure o il ny a pas dindications particuli res dune valeur sup rieure ou inf rieure de la marque contest e (ATF 133 III 490 consid. 3.3, JdT 2008 I 393 ; cf. galement PFLEGER, Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs von Marken mittels Benutzungrecherche, in SIC ! 11/2008, p. 807).

Selon MEYER, la valeur litigieuse est sup rieure lorsquil sagit dune "marque forte" ("solide Hausmarke"), la valeur litigieuse peut tre fix e 300000 fr. et, pour ce qui est des marques de haute renomm e, elle peut tre estim e de 900000 fr. 3000000 fr. dans le cadre dune action en annulation de la marque (MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialg terrechte und Firmen, in SIC ! 6/2001, Korrigendum, p. 563).

2.6.3 En lesp ce, la question de savoir si la marque contest e est une marque de haute renomm e sera tranch e dans larr t au fond, tant pr cis que la d fenderesse na pas r pondu la demande au fond et quelle a indiqu dans sa requ te de s ret s quelle sattacherait d montrer ce fait.

Au vu du dossier et en consid rant que le droit suisse sapplique au pr sent litige, la valeur litigieuse doit tre en l tat estim e 300000 fr., linstar de ce que soutient la demanderesse. En application de lart. 85 RTFMC, le d fraiement du conseil de la d fenderesse pourrait donc s lever prima facie 21534 fr. (d bours et TVA inclus).

Comme le sugg rent les parties, il y a lieu de majorer ce montant de 10% pour tenir compte des l ments rappel s lart. 84 RTFMC, ce conform ment lart. 85 al. 1 RTFMC. Les d pens pr sum s de la d fenderesse pourraient ainsi tre estim s environ 25000 fr.

Partant, la demanderesse sera condamn e fournir des s ret s fix es 25000 fr., tant pr cis qu teneur de lart. 100 al. 2 CPC, les s ret s pourront tre augment es, r duites ou supprim es, notamment si le d roulement du proc s (multiplication des audiences et des critures, administration des preuves) montre que l valuation initiale des d pens suppos s tait trop faible ou, au contraire, trop importante (TAPPY, op. cit., n. 12 ad art. 100 CPC; R egg, op. cit., n. 3 ad art. 100 CPC).

2.7 Les s ret s peuvent tre fournies en esp ces ou sous forme de garantie dune banque tablie en Suisse ou dune soci t dassurance autoris e exercer en Suisse.

La garantie elle-m me devra prendre la forme dune garantie inconditionnelle et non limit e dans le temps de payer, le cas ch ant la place du demandeur, les d pens mis sa charge dans la proc dure dont il sagit, concurrence dun maximum correspondant au montant en capital des s ret s exig es (TAPPY, op. cit., n. 4 ad art. 100 CPC).

Le Tribunal impartit un d lai pour la fourniture des s ret s. Si les s ret s ne sont pas fournies l ch ance dun d lai suppl mentaire, le Tribunal nentre pas en mati re sur la demande (art. 101 al. 1 et 3 CPC).

En lesp ce, compte tenu du si ge l tranger de la demanderesse, loctroi dun d lai de deux mois pour r unir et communiquer les s ret s fix es dans la pr sente d cision para t suffisant.

Par cons quent, la demanderesse sera condamn e au paiement de 25000 fr. titre de s ret s dans un d lai de deux mois compter de la r ception de la pr sente d cision.

3. Lorsque les avances ou les s ret s ne sont pas fournies l ch ance du d lai suppl mentaire imparti par le Tribunal, ce dernier nentre pas en mati re sur la demande (art. 101 al. 3 CPC).

Lorsquune requ te de s ret s est d pos e, on doit d duire de lart. 101 al. 3 CPC que le reste de la proc dure au fond est suspendu, d s lors que si les avances ne sont pas fournies l ch ance du d lai imparti pour ce faire le Tribunal nentre pas en mati re sur la demande (BOHNET, Les d fenses en proc dure civile suisse, in Soci t suisse des juristes ( d.), Unification de la proc dure civile, RDS II 2009, p. 285). Aussi, le d fendeur qui requiert des s ret s ne doit pas avoir proc der au fond, notamment en d posant une r ponse selon lart. 222 CPC; un nouveau d lai devra lui tre fix doffice d s droit connu sur ladite requ te (TAPPY, op. cit., n. 26 ad art. 101 CPC).

Au vu de ce qui pr c de, ce nest que lorsque la demanderesse aura fourni les s ret s requises dans le d lai imparti que la Cour impartira la d fenderesse un nouveau d lai pour r pondre la demande.

La suite de la proc dure est ainsi r serv e.

4. La d cision sur les frais concernant la pr sente d cision sera renvoy e la d cision finale (art. 104 CPC).

5. Le pr sent arr t, qui ne constitue pas une d cision finale, peut tre port au Tribunal f d ral, par la voie du recours en mati re civile, aux conditions de lart. 93 LTF.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable la requ te de s ret s en garantie du paiement des d pens exp di e le 12 septembre 2013 au greffe de la Cour par B__ (B__), dans la cause C/1131/2013 qui loppose A__.

Au fond :

Condamne A__ verser la somme de 25000 fr., en esp ces ou sous forme de garantie, titre de s ret s en garantie des d pens aux Services financiers de lEtat de Gen ve dans un d lai de deux mois compter de la r ception de la pr sente d cision.

R serve la suite de la proc dure.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

R serve les frais aff rents au pr sent arr t.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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