Urteil Cour civile (GE)

1. 1.1 D pos e le 27 mai 2011, la demande est soumise au Code de proc dure civile (ci-apr s : CPC), entr en vigueur le 1er janvier 2011.

1.2 La Cour de justice est comp tente raison de la mati re (art. 5 al. 1 let. a CPC et art. 120 al. 1 let. a LOJ) et du lieu (art. 10 al. 1 let. b CPC).

La demande respecte la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 CPC).

2. 2.1 Laction en constatation dun droit ou dun rapport juridique pr vu par la LPM est ouverte toute personne qui tablit quelle a un int r t juridique une telle constatation (art. 52 LPM). Sont donc exclues laction populaire et celle tendant la clarification de questions juridiques abstraites. En revanche, aura un int r t juridique faire constater la nullit dune marque (entra nant la radiation de lenregistrement de celle-ci) toute personne qui, du fait de lexistence de la marque litigieuse, est entrav e dans son activit , ou pourrait l tre dans un avenir proche (CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, DAVID/VON B REN, Schweizerisches Immaterialg ter- und Wettbewerbsrecht, tome I/2, B le 1998, p. 36). Un int r t juridique la constatation doit ainsi tre reconnu au titulaire dun droit exclusif sur une d nomination avec laquelle la marque litigieuse entre, selon lui, en conflit (ACJC 1378/2011 dans la cause C/22832/2010, publi in : sic ! 3/2012, consid. 4.1.1 4.1.3).

2.2 La demanderesse, qui invoque un danger de confusion, est elle-m me titulaire dune marque verbale suisse, partiellement identique celle de la d fenderesse; en particulier, la marque suisse de chaque partie comprend - dans le m me ordre le mot anglais "skin", d signant la peau, puis le mot anglais ou fran ais "caviar", d signant un aliment on reux sous forme d ufs desturgeon tant relev que ces deux mots sont compr hensibles pour une partie non insignifiante du public suisse.

Certes, les parties ont fait enregistrer leurs marques suisses respectives et partiellement identiques pour des produits appartenant des classes diff rentes, mais ces produits - usage externe, pour la demanderesse, et usage interne, pour la d fenderesse peuvent tous avoir un effet (au moins nutritionnel) sur le corps humain et, plus particuli rement, sur la peau, comme le mot anglais "skin" dans la marque de chaque partie le sugg re dailleurs express ment.

Dans ces conditions, il y a lieu dadmettre que la demanderesse, dont la marque comporte la m me s quence "SKIN CAVIAR", a un int r t juridique faire constater la nullit de la marque "SKIN CAVIAR" de la d fenderesse.

Partant, la pr sente action est recevable.

3. La marque est un signe propre distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dune autre entreprise (art. 1 al. 1 LPM).

Si le droit la marque prend naissance par lenregistrement (art. 5 LPM), au registre national ou international, il faut cependant que ce signe soit valable (CHERPILLOD, op. cit., p. 169; DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Muster-und Modellgesetz, 1999, n. 8 ad art. 5 LPM et n. 9 ad art. 30 LPM).

4. Selon la demanderesse, la marque litigieuse de la d fenderesse serait nulle pour cause dappartenance au domaine public, ce que la d fenderesse conteste.

4.1 A moins quils ne se soient d j impos s comme marques pour les produits ou les services concern s, sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public (art. 2 let. a LPM).

Appartiennent au domaine public les signes sans force distinctive ou pour lesquels il existe un besoin de libre disposition.

Selon une pratique constante, les d signations d crivant notamment la nature ou la qualit du produit ou du service auquel la marque sapplique font partie du domaine public. Il en va ainsi, notamment, des indications sur la nature dun produit propri t , composition ou emploi qui ne poss dent pas la force distinctive n cessaire pour diff rencier un bien ou un service (arr ts du Tribunal f d ral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010, consid. 4.3.1; 4A_434/2009 du 30 novembre 2009, consid. 3.1; ATF 129 III 225 consid. 5.1; 129 III 514 consid. 2.1 = JdT 2003 I 387 ) et qui ne sont pas consid r s par le public comme une indication sur lorigine industrielle du produit (arr t du Tribunal f d ral 4A_434/2009 pr cit , consid. 3.1; ATF 131 III 121 consid. 4.1).

Un signe indispensable au commerce est celui qui, dans lint r t de la concurrence, ne saurait tre monopolis par un seul exploitant ses propres fins commerciales, alors que des concurrents actuels ou futurs peuvent avoir un int r t significatif utiliser ce signe (arr t pr cit 4A_434/2009 du 30 novembre 2009, consid. 3.1, avec r f rences).

En ce qui concerne les signes descriptifs et les d signations g n riques, le besoin de libre disposition a t reconnu pour des expressions attribuant certaines qualit s la marchandise, telles que, en fran ais ou transpos es dans cette langue, beau, bel, belle, super, bon, fin, pour autant que ces d signations soient descriptives en relation avec le produit concern , ainsi que pour des mots tels que pain, chaussure, v tement, laine, coton. En effet, labsence de force distinctive se confond souvent avec le besoin de libre disposition (ATF 131 III 121 consid. 4.2 p. 127/128 et les arr ts cit s).

Par ailleurs, lassujettissement dun signe un besoin de libre disposition absolu, sur lequel une utilisation impos e titre de marque ne peut en aucun cas pr valoir, ne peut tre retenu que si lemploi du signe concern est n cessaire. Cette condition ne peut pas tre examin e de fa on g n rale pour certains signes mais seulement en relation avec les produits ou services auxquels ils sont destin s. Si certains signes banals sont indispensables aux besoins du commerce dans presque nimporte quel contexte, laptitude constituer une marque valable ne peut n anmoins pas tre d ni e en tout tat de cause pour des signes paraissant au premier abord banals, quand, dans un contexte sp cifique, ces signes ne sont pas n cessaires au commerce compte tenu du fait quils ne sont pas g n ralement utilis s et quils peuvent tre remplac s par de nombreux signes quivalents (ATF 131 III 121 consid. 4.4).

Ainsi, des associations did es ou des allusions qui nont quun rapport loign avec le produit ou le service concern ne sont pas suffisantes pour admettre quune d signation appartient au domaine public. Le rapport avec le produit ou le service doit tre tel que le caract re descriptif de la marque doit tre reconnaissable sans efforts particuliers dimagination. Des expressions de la langue anglaise peuvent entrer en consid ration, pour autant quelles soient compr hensibles pour une partie non insignifiante du public suisse (ATF 129 III 225 consid. 5.1 et les r f rences).

Dans lexamen dune marque compos e de plusieurs mots appartenant au domaine public, il convient de se fonder sur limpression densemble laiss e par la combinaison des termes pour d terminer si la marque pr sente un caract re distinctif suffisant. Il est, en effet, possible que lassociation de deux mots tir s du domaine public cr e une d signation de fantaisie susceptible d tre prot g e (arr ts du Tribunal f d ral 4A_168/2010 pr cit , consid. 4.3.1; 4C.403/1999 du 16 f vrier 2000, consid. 3a; ATF 120 II 144 consid. 3b/aa).

Par exemple, la marque verbale "red & white" tait susceptible de protection alors m me que les couleurs fondamentales doivent demeurer librement disponibles (ATF 103 Ib 268 consid. 2a). Destin e des cigarettes, cette marque n tait pas descriptive, cela galement si les couleurs indiqu es figuraient sur lemballage (ATF pr cit consid. 3b). Inversement, lassociation "PNEUS-ONLINE", pour un commerce de vente de pneus par internet, restait purement descriptive et le titulaire de la marque combin e "PNEUS-ONLINE.COM" ne pouvait pas sen pr valoir pour faire interdire un concurrent toute utilisation de lassociation "PNEUS-ONLINE" (soit de la partie non prot g e de sa marque; arr t du Tribunal f d ral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010, consid. 3 et 4).

Enfin, pour juger du caract re descriptif ou non dune marque verbale, il faut consid rer dune part leffet auditif, dautre part leffet visuel du ou des mots utilis s, sur les destinataires du produit commercialis sous cette marque. La jurisprudence attache cependant une importance pr dominante au premier, qui se grave mieux que le second dans le souvenir de lacheteur moyen (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa et les arr ts cit s).

4.2 Que "SKIN" ou son quivalent fran ais "peau" soit un terme descriptif est une vidence. La m me conclusion simpose en ce qui concerne "CAVIAR".

Lassociation de ces deux termes nam ne toutefois pas imm diatement quiconque les entend ou les lit penser un produit d termin .

Bien au contraire, cette association permet de penser, notamment, des produits contenant du caviar ou des produits ayant seulement des qualit s similaires au caviar (telles que sa texture ou son caract re luxueux) ou des produits destin s agir sur la peau. Sagissant de cr mes et lotions, la m me association permet galement de penser des produits destin s tre appliqu s sur la peau ou ayant des qualit s similaires la peau (telle quun effet protecteur, par exemple).

Il est dailleurs significatif que la demanderesse utilise lassociation "SKIN CAVIAR" pour des cr mes de beaut appliquer sur la peau humaine et contenant des extraits de caviar, alors que la d fenderesse utilise la m me association pour des substances avaler, enti rement d pourvues de caviar mais pr tendument aussi luxueuses que celui-ci.

Lassociation "SKIN CAVIAR" cr e donc une d signation de fantaisie qui, elle, ne rel ve plus du domaine public mais poss de un certain caract re distinctif. Par cons quent, la marque verbale "SKIN CAVIAR" est susceptible de protection alors m me que les termes "SKIN" (ou "peau") et "CAVIAR" doivent demeurer librement disponibles. Destin e des pr parations alimentaires ou di t tiques ou pharmaceutiques, la marque verbale litigieuse nest pas purement descriptive et ne vient pas imm diatement lesprit de nimporte qui, en Suisse, pour la vente de ce genre de pr parations.

5. La demanderesse critique aussi lusage de la marque litigieuse "SKIN CAVIAR", par la d fenderesse, dans un but purement promotionnel, pour des produits enti rement d pourvus de toute trace de caviar.

5.1 Sont galement exclus de la protection les signes propres induire en erreur (art. 2 let. c LPM), ainsi que les signes contraires au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM).

Un signe est propre induire en erreur lorsquil est propre veiller des repr sentations erron es sur, notamment, les qualit s mat rielles des marchandises auxquelles la marque est destin e (ATAF B-3052/2009 du 16 f vrier 2010, consid. 2.4).

Il y a tromperie sur les qualit s mat rielles des marchandises vis es lorsque la marque sugg re lexistence de qualit s dont ces marchandises sont d pourvues. Est ainsi trompeuse, par exemple, la marque "DIAMONDS OF THE TSARS" pour des bijoux de mode, d pourvus de pierres pr cieuses (arr t pr cit , consid. 6.2), ou la marque "DIAMALT" pour des denr es alimentaires d pourvues de malt (ATF 93 I 573 consid. 2 et 3).

5.2 Les denr es alimentaires sont des produits nutritifs, soit des produits destin s la constitution et lentretien de lorganisme humain, qui ne sont pas pr n s comme m dicaments (art. 3 al. 1 et 2 LDAl [ RS 817.0 ]).

Lart. 18 LDAl interdit la tromperie sur les denr es alimentaires. Sont r put es trompeuses notamment les indications et les pr sentations propres susciter chez le consommateur de fausses id es sur la composition, la qualit , des effets sp ciaux et la valeur de la denr e alimentaire (art. 18 al. 3 LDAl). Par ailleurs, lart. 10 ODAlOUs ( RS 817.02 ) pr cise que les d nominations, les indications et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la pr sentation et la publicit des denr es alimentaires doivent correspondre la r alit et exclure toute possibilit de tromperie, notamment quant la nature, la composition et au contenu de la denr e alimentaire en question.

5.3 Sont des m dicaments, notamment, les produits dorigine chimique ou biologique destin s agir m dicalement sur lorganisme humain, ou pr sent s comme tels, et servant notamment pr venir ou traiter des maladies ou des blessures (art. 4 al. 1 let. a LPTh [ RS 812.21 ]).

Lart. 32 al. 1 let. a LPTh interdit la publicit trompeuse pour des m dicaments.

5.4 Tout produit nutritif qui nest pas mis sur le march comme m dicament, en vertu de la proc dure dautorisation sp ciale pr vue cet effet (art. 9 ss LPTh, art. 2 ss OM d [ RS 812.212.21 ]), est soumis aux r gles sur les denr es alimentaires, y compris linterdiction dy attribuer un caract re de pr vention ou de traitement dune maladie humaine (ATF 127 II 91 , consid. 3 a aa).

5.5 La marque trompeuse est prohib e d s quil existe un risque de confusion pour des clients potentiels (ATF 135 III 416 consid. 2.5 avec r f rences).

Savoir si une appellation est trompeuse sappr cie en fonction du risque de confusion que la marque pr sente pour le consommateur moyen, selon lexp rience de la vie (ATF 111 IV 106 consid. b; 107 IV 200 consid. 2d).

5.6 La d fenderesse entend utiliser la marque litigieuse "SKIN CAVIAR" pour des "aliments pr par s sous forme solide ou liquide, tablettes, granules, poudre, capsules, base dherbes ou dextraits d corce de pin", tous d pourvus de caviar, ainsi que pour des "pr parations pharmaceutiques et di t tiques usage m dical, compl ments alimentaires usage m dical, extraits de plantes contenant des proanthocyanidines usage m dical", galement tous d pourvus de caviar.

Or, pour des produits de type alimentaire et des produits pharmaceutiques ou di t tiques ing rer, la d nomination "SKIN CAVIAR" cr e, pour le consommateur moyen, limpression trompeuse que ces produits contiennent au moins des extraits de caviar, comme la d nomination "DIAMALT", pour un produit alimentaire, cr e limpression trompeuse que ce produit contient au moins des extraits de malt. La composante "SKIN" ne permet pas d carter les fausses expectatives suscit es par la composante "CAVIAR"; elle voque seulement un effet sur la peau ou, ventuellement, un certain conditionnement (lisse ou mince) du produit.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la nullit de la marque litigieuse "SKIN CAVIAR" de la d fenderesse, en raison de son caract re trompeur, sagissant de la composition des produits prot g s par cette marque.

LIFPI sera invit radier cette marque du Registre des marques suisses, d s lentr e en force de chose jug e du pr sent arr t.

6. Au vu de lissue du litige, les frais judiciaires, arr t s 5000 fr. pour l molument forfaitaire de d cision (art. 95 al. 1 let. a, art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 15 al. 3 et 6 LaCC, art. 18 RTFMC), seront mis la charge de la d fenderesse, qui succombe dans ses conclusions. En outre, celle-ci sera condamn e verser en faveur de la demanderesse des d pens arr t s 4000 fr., d bours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b, art. 95 al. 3 let. b, art. 96 CPC, art. 16 al. 1 et 2, art. 20 et 21 LaCC, art. 84 RTFMC).

7. En mati re de LPM, le recours en mati re civile au Tribunal f d ral est ouvert ind pendamment de la valeur litigieuse (art. 72 al. 1, 74 al. 2 lit. b LTF, art. 5 al. 1 let. a CPC).

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