Bundesverwaltungsgericht Urteil B-5766/2018

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Abteilung II B-5766/2018

Besetzung Richter Daniel Willisegger (Vorsitz),

Richter Pietro Angeli-Busi, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.

Parteien Shanghai Eternal Machinery Co. Ltd,

No. 1125 Taishun Road, Anting Town, Jiading District, CN-201814 Shanghai,

handelnd durch BOBST MEX SA, Group Intellectual Property,

Case postale, 1001 Lausanne, vertreten durch die Rechtsanwälte

Céline Schwarzenbach und Dr. Raphael Nusser, Schneider Feldmann AG, Patentund Markenanwälte, Beethovenstrasse 49, Postfach, 8027 Zürich, Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.

Gegenstand Markeneintragungsgesuch CH Nr. 75057/2018 ETERNA.

A.

Am 25. Juni 2018 meldete die Beschwerdeführerin die Wortmarke ETERNA (Gesuchs-Nr. 75057/2018) bei der Vorinstanz zur Eintragung in das schweizerische Markenregister an. Das Zeichen wird für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:

Klasse 7: Machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines de découpage, de gaufrage, de refoulage et d’estampage pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines plieuse-colleuse; machines et parties de machines d’impression; appareils de contrôle et de commande pour les produits précités; parties constitutives et pièces de rechange pour les produits précités.

Klasse 9: Appareils et instruments de mesure et de contrôle; machines et équipement pour le traitement de données; logiciels.

Klasse 37: Entretien, installation, réparation, réglage et nettoyage des machines et parties de machines d'impression; entretien, installation, réparation, réglage et nettoyage des machines et parties de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et de étiquettes; montage et ajustement de pièces détachées pour des machines et parties de machines d'impression; montage et ajustement de pièces détachées pour des machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et de étiquettes.

Klasse 41: Formation et instruction concernant des machines d'impression; formation et instruction concernant des machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et des étiquettes.

B.

Mit Verfügung vom 12. September 2018 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für folgende Waren zurück (Ziffer 1):

Klasse 7: Machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines de découpage, de gaufrage, de refoulage et d’estampage pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines plieuse-colleuse; machines et parties de machines d’impression;

appareils de contrôle et de commande pour les produits précités; parties constitutives et pièces de rechange pour les produits précités.

Klasse 9: Appareils et instruments de mesure et de contrôle; machines et équipement pour le traitement de données.

Für folgende Waren und Dienstleistungen wurde das Markeneintragungsgesuch der Beschwerdeführerin zum Markenschutz zugelassen (Ziffer 2):

Klasse 9: Logiciels.

Klasse 37: Entretien, installation, réparation, réglage et nettoyage des machines et parties de machines d'impression; entretien, installation, réparation, réglage et nettoyage des machines et parties de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et de étiquettes; montage et ajustement de pièces détachées pour des machines et parties de machines d'impression; montage et ajustement de pièces détachées pour des machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et de étiquettes.

Klasse 41: Formation et instruction concernant des machines d'impression; formation et instruction concernant des machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et des étiquettes.

Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, das Zeichen werde von den massgeblichen Verkehrskreisen als „langlebig, robust, widerstandsfähig“ verstanden. ETERNA beschreibe die Beschaffenheit und Qualität der strittigen Waren der Klasse 7 und 9 direkt und sei somit nicht unterscheidungskräftig.

C.

Mit Eingabe vom 15. Oktober 2018 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragte die vollumfängliche Aufhebung der Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 12. September 2018. Weiter sei die Vorinstanz anzuweisen, das gemäss Schweizer Markenanmeldungsgesuch Nr. 75057/2018 angemeldete Wortzeichen ETERNA für sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 7 und 9 einzutragen.

Sie führte im Wesentlichen aus, es treffe nicht zu, dass nicht unerhebliche Teile der massgebenden Fachabnehmer von Industriemaschinen in

ETERNA sofort und ohne Gedankenaufwand einen beschreibenden, anpreisenden Charakter erblicken. Das Zeichen sei somit für sämtliche Waren der Klassen 7 und 9 schutzfähig.

D.

Mit Vernehmlassung vom 4. Dezember 2018 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die fristund formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.

2.

1. Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick

   [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzund Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34).

2. Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 84; EUGEN

   MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüterund Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 247, 313 f.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit"). Zum Gemeingut zählen ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447

   E. 1.6 "Premiere"; BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; BGE 103 II 339

   E. 4 "More"; Urteil des BVGer B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.1 "Die Post").

3. Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; MARBACH, a.a.O., N. 214).

3.

Mit Blick auf die Eintragungsund Schutzfähigkeit der streitigen Marke sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Bei den relevanten Waren der Klassen 7 und 9 handelt es sich um Maschinen sowie Maschinenteile der Druckund Verpackungsindustrie. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz lässt sich nicht annehmen, dass diese Waren vom schweizerischen Durchschnittskonsumenten nachgefragt werden. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, richten sich die Waren vielmehr an Fachabnehmer der entsprechenden Industriezweige.

4.

1. Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, beim Zeichen ETERNA handle es sich um die feminine Form des italienischen Adjektivs „eterno“, welches auf Deutsch mit „ewig“ übersetzt werde. Vorliegend stehe die Bedeutung „langlebig, robust, widerstandsfähig“ im Vordergrund. Der erwähnte Sinngehalt sei der einzige, der im Kontext mit den beanspruchten Waren direkt sinnergebend und ohne weiteren Gedankenaufwand verständlich sei. Die Bedeutung werde für die Anpreisung und Beschreibung von diversen Produkten auf dem Markt verwendet. Die Abnehmer hätten die Erwartung, dass die beanspruchten Waren der Klassen 7 und 9 nicht schnell verschleissen. Dies stelle eine klare Beschaffenheitsangabe dar und sei zum anderen ein Qualitätshinweis. Dem Zeichen fehle somit jegliche Unterscheidungskraft. Die von der Beschwerdeführerin im Verfahren zitierten Voreintragungen würden sich jeweils in einem oder mehreren Merkmalen vom strittigen Zeichen unterscheiden. Ein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen bestehe nicht.

2. Die Beschwerdeführerin entgegnet, die innerhalb der Schweizer Fachkreise geringe Anzahl von italienischsprachigen Tessinern würden das italienische Adjektiv „eterno, -a“ erkennen, diesem aber einen anderen Sinngehalt beimessen. Sie würden das Wort als „ewig“ im übertragenen, figurativen Sinne verstehen. Deutschschweizer und französischsprachige Fachleute würden das Wort nicht verstehen. Die Vorinstanz habe das italienische Adjektiv falsch übersetzt bzw. dem Wort einen Bedeutungsinhalt zugewiesen, welcher ihm nicht zukomme. Dem Wort komme nicht die von der Vorinstanz hergeleitete Bedeutung von „robust, langlebig, widerstandsfähig“ zu. Selbst wenn dies so wäre, sei der Sinngehalt für Fachendabnehmer von Industriemaschinen nicht beschreibend oder anpreisend und der behauptete Sinngehalt stehe auch nicht im Vordergrund. Den nicht beschreibenden Charakter würden auch diverse Voreintragungen bestätigen. Zusammenfassend sei das Zeichen ETERNA für sämtliche Waren der Klassen 7 und 9 schutzfähig.

3. „Eterna“ ist die weibliche Form des italienischen Adjektivs „eterno“ und bedeutet auf Deutsch „ewig“ (PONS Online Wörterbuch ItalienischDeutsch, http://de.pons.com/, abgerufen am 12.12.18). Das Wort hat mehrere Sinngehalte. So kann sich „eterno“ unter anderem auf etwas beziehen, das kein Ende hat oder ein Leben lang bzw. für immer andauert (Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 12. Aufl. 2005, S. 663;

   http://www.sapere.it/sapere/dizionari.html, abgerufen am 12.12.18). Die von der Vorinstanz in den Vordergrund gestellten Bedeutungen „robust“ und „widerstandsfähig“ erscheinen daher eher weit hergeholt, während

   „langlebig“ zutreffender ist. In Bezug auf die vom Zeichen beanspruchten Waren liegt die Bedeutung des Wortes „ewig“ im Sinne von „ein Leben lang andauernd“ auf der Hand. Das Zeichen suggeriert damit, dass die entsprechenden Industriemaschinen bzw. deren Einzelteile ewig bzw. ein Leben lang halten würden. Der Sinngehalt des Zeichens bezieht sich klarerweise auf die Qualität der Waren und ist beschreibend. Dem Zeichen kann somit eine anpreisende Bedeutung nicht abgesprochen werden. Dies zeigen auch die Beilagen der Vorinstanz zur Verfügung, in welchen das Wort „e- terno“ in Zusammenhang mit verschiedenen Produkten gebraucht wird, um auf deren Langlebigkeit und somit auf die besondere Qualität der Waren hinzuweisen. Eine allfällige Mehrfachbedeutung des Zeichens führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine der Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt. Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens - wie vorliegend - offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.3 "Couronné"; Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; BGE 116 II 609

   E. 2a "Fioretto"; MARBACH, a.a.O., N. 306). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist nicht relevant, ob die deutschund französischsprachigen Verkehrskreise die Bedeutung des Wortes „eterna“ verstehen und das Zeichen unter Umständen nur einer Minorität der massgebenden Verkehrskreise einen sinnstiftenden Inhalt vermittelt (vgl. hierzu E. 2.3).

4. Aus den zitierten inund ausländischen Voreintragungen kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. So ist die Schweizer Marke Nr. 721244 ETERNA zwar ebenfalls für Waren der Klasse 9 registriert, aber Software und Industriemaschinen sind nicht vergleichbar. Vorliegend handelt es sich aufgrund des klaren Gemeingutcharakters des Zeichens nicht um einen Grenzfall, weshalb ausländische Eintragungen kein Indiz für die Eintragungsfähigkeit in der Schweiz darstellen (vgl. Urteil des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 7 "Paradies").

5. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen ETERNA für die beanspruchten Waren der Klassen 7 und 9 von den relevanten Verkehrskreisen als qualitativ anpreisend wahrgenommen wird. Das Zeichen fällt somit unter den Begriff des Gemeinguts und ist vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

5.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich an den Erfahrungswerten der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000. und Fr. 100'000. angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Die Kosten des Verfahrens sind in Anwendung der gesetzlichen Bemessungskriterien mit Fr. 3'000. zu beziffern. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird nach Eintritt der Rechtskraft zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

• die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

• die Vorinstanz (Ref-Nr. 75057/2018; Gerichtsurkunde)

• das Eidgenössische Justizund Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Daniel Willisegger Pascal Waldvogel

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 15. Januar 2019